浅谈“万能商标”第35类服务商标
日期:2024-11-29
——以中日无印良品之争为例
摘 要
第35类商标属于服务商标,在业内一般被称之为“万能商标”,包含“广告、商业经营、组织和管理、办公事务”等服务范围。在涉及第35类商标的案件中类似服务的认定是其中的难点,相关争议也很多,据此本文将围绕北京棉田纺织品有限公司(以下简称棉田公司)与株式会社良品计画(以下简称良田计画)二十多年的纠纷展开,受篇幅原因影响,笔者将二者之间的主要商标纠纷整理为表格。并且下文将结合其中的典型案例进行分析,从而讨论此类商标的界定范围。
关键词:第35类商标 服务商标 无印良品 界定范围
Abstract
The 35th category of trademarks belongs to service trademarks, commonly referred to as "universal trademarks" in the industry, including "advertising, commercial operations, organization and management, office affairs" and other service scope. The determination of similar services is one of the difficulties in cases involving Class 35 trademarks, and there are also many related disputes. Based on this, this article will focus on the dispute between Beijing Cotton Field Textile Co., Ltd. (hereinafter referred to as Cotton Field Company) and Liangpin Plan (hereinafter referred to as Liangtian Plan) for more than 20 years. Due to space constraints, the author will compile the main trademark disputes between the two into a table. And the following text will analyze typical cases to discuss the scope of defining such trademarks.
Keywords: Class 35 Trademark ,Service Trademark, Muji Good Product, Definition Scope
1良品计画与北京棉田主要商标纠纷案件时间表
时间 事件
北京棉田纺织品有限公司
北京无印良品投资有限公司
北京无印良品家居用品有限公司 株式会社良品计画
无印良品(上海)商业有限公司 行政、司法判定结果
1999年12月22日 在中国大陆第35类上申请“無印良品/MUJI”商标(第1707559号,该商标申请日:1999年12月22日),现为有效注册商标。
2000年4月6日 “海南南华实业贸易公司”向商标局申请注册第1561046号“无印良品”商标,指定使用在第24类商品上。
2004年7月21日,转让给北京棉田公司
2001年4月26日 良品计画针对第1561046号“无印良品”商标向商标局提出异议。 经过了异议、异议复审、诉讼一审、二审和再审。
2012年6月29日,最高院再审裁定第1561046号“无印良品”商标在第24类商品上准予注册。
2011年6月21日 北京无印良品投资有限公司成立
2013年底 北京棉田方开设无印良品店铺。
2014年11月 良品计画在北京市知识产权法院对北京无印良品公司提起侵权诉讼(五件)。
主要诉讼理由为:
1.涉案店铺在20类“枕头”、25类“居家服”等商品上使用了“无印良品”商标。
2.将“MUJI”英文作为企业名称使用
法院判定:
1.北京无印良品投资停止侵害良品计画在25类商品上的“无印良品”商标专用权;
2.北京无印良品投资停止侵害良品计画在20类商品上的“MUJI”商标专用权;
3.停止使用含有“MUJI”英文企业名称;
4.消除影响并承担赔偿损失
2015年4月 北京棉田反针对良品计画公司等提起侵权诉讼(两件)。
诉讼理由为,良品计画在销售的24类商品上标注“无印良品” 法院判定:
良品计画在销售的24类商品上使用“无印良品”构成侵权。
2013年3月-2017年1月 良品计画针对北京棉田、北京无印良品投资申请注册的“良品建设”“良品企划”“MUJIHOME.CN”“无印良品”(25类)等商标提起了异议申请。 原商标局、商标评审委员会对北京棉田、北京无印良品投资上述商标均作出了不予注册的决定。
2015年8月31日 商评委认定,第4471277号“无印良品”商标(35类)为驰名商标;在2010年11月25日前已处于驰名状态。(商评委裁定书已生效)
2018年4月 良品计画在上海普陀法院诉北京无印良品家居、北京无印良品投资在“微信公众号、展会”等处使用“无印良品”侵害第35类“无印良品”商标专用权。 经过一审、二审,法院判定:
北京无印良品家居、北京无印良品投资在“微信公众号、展会”等处使用“无印良品”商标是对服务商标的使用,侵害良品计画第35类“无印良品”商标专用权。
一审案号:(2019)沪0107民初6794号
二审案号:(2021)沪73民终29号
2018年8月 1.良品计画在北京朝阳法院诉北京棉田、北京无印良品投资在“居家服、围巾、拖鞋”等商品上使用“无印良品”侵害第25类“无印良品”商标专用权。
2.良品计画在北京朝阳法院诉北京棉田、北京无印良品投资在“枕头”等商品上使用“无印良品”侵害第20类“无印良品”商标专用权。 法院判定:
1. 北京棉田、北京无印良品投资侵害良品计画第20类和第25类商品上注册的“无印良品”商标专用权;
2.消除影响并赔偿损失。
--(2018)京0105民初73442号
--(2018)京0105民初73443号
2018年10月31日 北京棉田、北京无印良品投资在北京朝阳法院诉良品计画及无印良品(上海)公司商标侵权一案:
请求判定良品计画在店铺招牌、购物小票、购物袋等处使用“无印良品”商标的行为侵害北京棉田方的第24类“无印良品”商标专用权 经过一审、二审和再审,法院判定:
1.良品计画在店铺招牌、购物小票、购物袋等处使用“无印良品”商标不侵害北京棉田在第24类“无印良品”商标专用权;
2.上述使用行为是对商品零售服务商标的使用。
一审案号:2019京0105民初27092号
二审案号:(2020)京73民审终1601号
再审案号:(2021)京民申2614号
2019年1月17日 北京棉田诉在上海普陀区法院诉无印良品(上海)公司商标侵权一案:
请求判定无印良品(上海)公司在官网店招、购物小票、购物袋、微信公众号名称等处使用“无印良品”商标的行为侵害北京棉田方的第24类“无印良品”商标专用权。 经过一审、二审,法院判定:
1.良品计画在微信公众号名称、官网店招、购物小票、购物袋、包裹袋等处使用“无印良品”商标不侵害北京棉田在第24类“无印良品”商标专用权;
2.上述使用行为是对自有35类服务商标的使用。
一审案号:(2020)沪0107民初2973号
二审案号:(2021)沪73民终734号
2019年1月17日 北京棉田诉在苏州中院诉无印良品(上海)公司商标侵权一案,请求判定无印良品(上海)公司在京东、天猫店招、购物小票、购物袋等处使用“无印良品”商标的行为侵害北京棉田方的第24类“无印良品”商标专用权 经过一审、二审,法院判定:
1.良品计画在京东、天猫店招、购物小票、购物袋、包裹袋等处使用“无印良品”商标不侵害北京棉田在第24类“无印良品”商标专用权;
2.上述使用行为是对自有35类服务商标的使用。
一审案号:(2019)苏05知初258、259号
二审案号:(2020)苏知终6号、7号
2019年3月25日 良品计画、无印良品(上海)公司在南京中院诉北京棉田等公司商标侵权及不正当竞争一案。
1.北京棉田等在店招、店内墙体、海报、购物筐等处使用“无印良品”侵害第35类商标专用权。
2.将“无印良品”作为企业名称损害驰名商标权利;
3.侵害第25/20等商品类别专用权
4.字号权、知名服务、知名服务装潢等 一审判决:
1.判定侵害第35类“无印良品”商标专用权;
2.认定第35类“无印良品”为驰名商标,停止将“无印良品”作为企业字号使用;
3.判定侵害第20类、25类等商品商标专用权
2019年3月26日 良品计画、无印良品(上海)公司在成都中院诉北京棉田等公司商标侵权及不正当竞争一案。
1.北京棉田等在店招、店内墙体、海报、购物筐等处使用“无印良品”侵害第35类商标专用权。
2.将“无印良品”作为企业名称损害驰名商标权利;
3.侵害第25/20等商品类别专用权
4.字号权、知名服务、知名服务装潢等 一审判决:
判定“无印良品”为有一定影响的服务名称,北京棉田方构成侵权;
一审案号:(2019)川01民初2802号
目前二审中。
2019年4月29日 良品计画、无印良品(上海)公司在余杭区法院诉北京棉田等公司商标侵权及不正当竞争一案。
1.北京棉田等在店招、店内墙体、海报、购物筐等处使用“无印良品”侵害第35类商标专用权。
2.虚假宣传等不正当竞争行为。 经过一审、二审,法院判定:
北京棉田等在店招、店内墙体、海报、购物筐等处使用“无印良品”侵害第35类商标专用权。
一审案号:(2019)浙0110民初13648号
二审案号:(2021)浙01民终1192号
再审裁定:(2022)浙民申4670号
2020年4月30日 无印良品(上海)公司在新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州中院诉北京无印良品家居公司等商标侵权及不正当竞争一案。 法院判定:
1.涉案店铺在店铺店招、收银台背景墙、店外墙体、货架、宣传单等处使用“无印良品”适用于指示销售服务提供者,而非单个商品来源,侵害良品计画第35类“无印良品”商标专用权。
2.涉案店铺销售的“颈部枕套”实际为“颈部靠枕”,侵害良品计画第20类商品“无印良品”商标专用权。
3.消除影响并赔偿损失
一审案号:(2020)新28知民初16号
二审案号:(2022)新民终60号民事判决
2022年3月28日 2018年12月,良品计画对北京棉田的第24类商品上注册的第16999994A号“无印良品”商标提起无效宣告申请。国知局作出维持注册决定。良品计画向北京知识产权法院提起行政诉讼。
一审判决认为:
综合考虑良品计画第35类上的“无印良品”商标在行政案件和民事案件中受保护记录,可以认定为“推销(替他人)服务上的驰名商标”。
北京棉田所称的延续性注册并非本案争议商标侵害他人驰名商标的正当理由,争议商标的注册违反了《商标法》第十三条第二款的规定。
撤销国知局的被诉裁定,重新作出裁定。
一审判决案号:(2020)京73行初5238号
目前二审中
2案例分析
2.1问题的提出
纵观中日无印良品20多年的商标纠纷,双方形成共识即区分繁简体“无印良品”无实际意义,繁简体“无印良品”文字表述、呼叫均一致,两者没有实质性区别,构成相同的标识。主要的争议焦点为销售第24类商品与第35类服务能否构成类似商品。对此上海知识产权法院认为[[[] 参见上海知识产权法院(2021)沪 73 民终 29 号民事判决书。]]北京良田开设直营店的服务目的、内容、方式、对象与实施替他人推销服务的服务提供者具有高度的相似性,两者均是在一定的场所向消费者销售商品,所服务的消费群体、销售方式也是相同的,两者仅存在销售的是他人产品还是自有产品的区分,但对普通消费者而言不易区分。采用与良品计画商标相同或近似标识后,易使相关公众产生混淆,认为两者提供的系相同服务或两者存在一定的关联关系。因此,北京良田开设直营店的行为与良品计画商标核定的替他人推销的服务类别构成类似服务。《北京市高级人民法院关于商标授权确权行政案件的审理指南》中明确提出诉争商标注册人为商场、超市等,其能够证明通过提供场地等形式与销售商等进行商业合作,足以认定其为推销商品提供建议、策划、宣传、咨询等服务,可以认定诉争商标在“替他人推销”服务上进行了商标使用。国家工商行政管理总局商标局于2004年8月13日作出《关于国际分类第35类是否包括商场、超市服务问题的批复》中指出:“第35类的服务项目不包括商品的批发、零售,商场、超市的服务不属于该类的内容。该类推销(替他人)服务的内容是:为他人销售商品(服务)提供建议、策划、宣传、咨询等服务。”同时在司法调研[[[] 参见邓燕辉 陈胜蓝:《商场、超市服务核定商标注册用类别项目的认定依据》,载《人民司法(案例)》2014年第22期。]]中也发现在实际经营过程中,由于商品零售企业所经营的商品是分布在全部的商品类别之中,显然不可能依靠单纯的某一商品类别来保护商品零售企业的商标,但在服务商标各类别之中,除了第35类中的“推销(替他人)”类别之外再也没有更合适的类别适用于商品零售企业。所以在相当长的时间内,绝大多数的商品零售企业一直是在第35类“推销(替他人)”类别上注册商标,并将该商标实际上用于商场、超市经营场所,该做法已成为业界的惯例。因此将经营直营店销售24类产品视为“推销”将会扩大第35类服务的保护范围。
2.2第35类服务商标的内涵
区分表第 35 类服务主要包括涉及商业或者工业企业的业 务管理、运营、组织和行政管理的服务,以及广告、市场营销和促销服务。 国家知识产权局专门制定了《关于第35类服务商标申请注册与使用的指引》,其中明确商品销售不视为服务。对35类服务进行整体分析,第35主要包括广告相关服务、商业管理辅助、特许经营相关服务、为他人推销服务等,广告相关服务是指为他人的产品或者服务行为进行广告、制作广告或者提供广告策划等服务;商业管理辅助是指帮助他人对其商业企业的经营管理等提供帮助的行为;特许经营相关服务是指为他人的特许经营行为提供的商业管理等服务;为他人推销服务是指为帮助他人提升其商品或者服务在市场上的销量或者需求。由此可见第 35 类服务的主要目的在于对他人相关商业经营或者管理、对他人工商企业的业务活动或者商业职能的管理进行帮助,以及通过各种传播方式为他人提供向公众进行广告宣传的服务。其最重要的特点在于相关服务是为他人提供的,而非为权利人自身业务需求从事的有关行为,换言之其突出强调“为他人”属性。《关于第35类服务商标申请注册与使用的指引》中也特别指出一般类型的商品生产企业,仅以制造或者销售自己的商品为经营范围的,不从事为其他市场主体或者个人提供广告服务、商业管理辅助等服务的,无需在第35类相关服务上申请注册商标。
2.3第35类服务的类似服务认定
根据司法解释的相关规定类似服务,是指在服务的目的、内容、方式、对象等方面相同,或者相关公众一般认为存在特定联系、容易造成混淆的服务。认定商品或者服务是否类似,应当以相关公众对商品或者服务的一般认识综合判断。因此,在判断两服务是否类似时,虽然可以将《商标注册用商品和服务国际分类表》《类似商品和服务区分表》作为判断类似商品或者服务的参考,但并不是判断的唯一标准。在具体判断的时候还是应当以普通消费者对两服务的客观认识进行综合判断。《关于第35类服务商标申请注册与使用的指引》虽然阐述了第35类服务的内涵和外延,但是其在位阶角度出发,该份文件仍属于对《类似商品和服务区分表》的解释,因而不可能超越区分表的位阶,在进行侵权认定时法院仍可以依据相关公众对商品或者服务的一般认识作出与指引相反的认定。上海知识产权法院即是从服务对象的角度出发,服务方式的角度出发,认为相关公众在购物时不易区分销售方与被销售的产品提供者之间的联系,即消费者难以区分销售方销售的是他人产品还是自有产品。
零售批发等商品销售企业注册了第35类商标,并不意味着获得了在零售、批发等商品销售服务上的专有使用权,也不能禁止他人在零售、批发等商品销售服务上使用。那么就会产生一个更为现实的问题,零售、批发等商品销售企业如何通过注册商标保护其在销售服务领域积累的商誉?现有的商标分类中并不存在销售服务这一说,最高人民法院曾在“华润”案中就“批发、零售”与“推销(替他人)”是否构成类似进行论述,其认为虽然《类似商品和服务区分表》中第35类“推销(替他人)”服务中并未明确包含“批发、零售”服务,但是认定服务是否构成类似,应当以相关公众的一般注意力为标准,结合经营主体的经营范围、经营模式、服务对象等因素综合考虑。华润商店将自己所代理或购进的各类品牌灯饰进行归类并统一销售,以方便消费者选购,其所销售的灯饰产品显示的标识及相关信息仍来源于其代理或购进的灯饰品牌,而‘华润灯饰’系为销售上述灯饰产品所提供的服务标识。上述销售模式与涉案商标核定使用的服务存在交叉和重合,二者构成类似服务[[[] 参见最高人民法院(2021)最高法民再338号民事判决书。]]。而之后包括上海法院在内的法院处理类似涉及35类商标的案件,多采用最高人民法院的思路,通过扩大解释,使得商品销售通过第35类商标进行保护。尽管如此,上述“突破”并不能从根本上解决企业在商品销售服务上的商标保护问题。由于并无对应于商品销售服务的注册类别,即使注册了第35类服务商标,注册人对其商标权利的稳定性如何、在商品销售领域积累的商誉能否得到保护,其实仍处于不确定状态中。因此,最根本的解决途径还是增设商标注册的服务项目,开放商品销售类服务商标的注册[[[] 参见陈惠珍:《商品销售服务商标保护的困境与突破》,载《中华商标》2022年第10期。
]]。
值得注意的是,法院也并非无限制地扩大第35类商标的范围,上海知识产权法院考虑到北京良田拥有第24类商标的权利基础,因此其首先分析北京良田是否是在注册商标专用权范围内使用,但经调查发现北京良田在其销售的其他类别商品同样使用了“无印良品”标识,因此本案就不属于两个注册商标专用权间的纠纷,从而无具有认定驰名商标的必要性。通过上述表格可以看出,良田计画的第35类商标曾获得驰名商标的保护,但是这也是一件非常危险的事,跨类保护需要考量所跨类别之间的联系,几乎任何商品都需要通过销售这一环节,因而如果将“销售”纳入35类商标保护范围,可能会造成权利人拥有的第35类的驰名商标将获得商品全类别的保护,这也是第35类商标被称为“万能商标”的原因。综合北京良田的多年使用情况,其首先出售第24类商品,并开设直营店铺专售24类商品,良田计画对此提出的诉讼并没有得到法院支持,在出售自有商品时使用商标并不具有可谴责性,但是随着其进一步发展,在其店铺中开始出售其他类别的商品,同时在其店招与宣传上突出使用“无印良品”标识,相关公众对“无印良品”的认知已经完成从“棉织品专卖店”到“杂货店”的转变,而这恰恰落入了良品计画第35类服务商标的保护范围,良品计画在其完成转化后发起的诉讼得到了法院的支持,这也从另一个角度反映了第35类商标对于成长型企业的重要性,因此无论是从企业、法院还是公众的角度出发,第35类商标都是较为独特的存在。
参考文献
[1]上海知识产权法院(2021)沪 73 民终 29 号民事判决书.
[2]邓燕辉 陈胜蓝:《商场、超市服务核定商标注册用类别项目的认定依据》,载《人民司法(案例)》2014年第22期.
[3]最高人民法院(2021)最高法民再338号民事判决书.
[4]陈惠珍:《商品销售服务商标保护的困境与突破》,载《中华商标》2022年第10期.
摘 要
第35类商标属于服务商标,在业内一般被称之为“万能商标”,包含“广告、商业经营、组织和管理、办公事务”等服务范围。在涉及第35类商标的案件中类似服务的认定是其中的难点,相关争议也很多,据此本文将围绕北京棉田纺织品有限公司(以下简称棉田公司)与株式会社良品计画(以下简称良田计画)二十多年的纠纷展开,受篇幅原因影响,笔者将二者之间的主要商标纠纷整理为表格。并且下文将结合其中的典型案例进行分析,从而讨论此类商标的界定范围。
关键词:第35类商标 服务商标 无印良品 界定范围
Abstract
The 35th category of trademarks belongs to service trademarks, commonly referred to as "universal trademarks" in the industry, including "advertising, commercial operations, organization and management, office affairs" and other service scope. The determination of similar services is one of the difficulties in cases involving Class 35 trademarks, and there are also many related disputes. Based on this, this article will focus on the dispute between Beijing Cotton Field Textile Co., Ltd. (hereinafter referred to as Cotton Field Company) and Liangpin Plan (hereinafter referred to as Liangtian Plan) for more than 20 years. Due to space constraints, the author will compile the main trademark disputes between the two into a table. And the following text will analyze typical cases to discuss the scope of defining such trademarks.
Keywords: Class 35 Trademark ,Service Trademark, Muji Good Product, Definition Scope
1良品计画与北京棉田主要商标纠纷案件时间表
时间 事件
北京棉田纺织品有限公司
北京无印良品投资有限公司
北京无印良品家居用品有限公司 株式会社良品计画
无印良品(上海)商业有限公司 行政、司法判定结果
1999年12月22日 在中国大陆第35类上申请“無印良品/MUJI”商标(第1707559号,该商标申请日:1999年12月22日),现为有效注册商标。
2000年4月6日 “海南南华实业贸易公司”向商标局申请注册第1561046号“无印良品”商标,指定使用在第24类商品上。
2004年7月21日,转让给北京棉田公司
2001年4月26日 良品计画针对第1561046号“无印良品”商标向商标局提出异议。 经过了异议、异议复审、诉讼一审、二审和再审。
2012年6月29日,最高院再审裁定第1561046号“无印良品”商标在第24类商品上准予注册。
2011年6月21日 北京无印良品投资有限公司成立
2013年底 北京棉田方开设无印良品店铺。
2014年11月 良品计画在北京市知识产权法院对北京无印良品公司提起侵权诉讼(五件)。
主要诉讼理由为:
1.涉案店铺在20类“枕头”、25类“居家服”等商品上使用了“无印良品”商标。
2.将“MUJI”英文作为企业名称使用
法院判定:
1.北京无印良品投资停止侵害良品计画在25类商品上的“无印良品”商标专用权;
2.北京无印良品投资停止侵害良品计画在20类商品上的“MUJI”商标专用权;
3.停止使用含有“MUJI”英文企业名称;
4.消除影响并承担赔偿损失
2015年4月 北京棉田反针对良品计画公司等提起侵权诉讼(两件)。
诉讼理由为,良品计画在销售的24类商品上标注“无印良品” 法院判定:
良品计画在销售的24类商品上使用“无印良品”构成侵权。
2013年3月-2017年1月 良品计画针对北京棉田、北京无印良品投资申请注册的“良品建设”“良品企划”“MUJIHOME.CN”“无印良品”(25类)等商标提起了异议申请。 原商标局、商标评审委员会对北京棉田、北京无印良品投资上述商标均作出了不予注册的决定。
2015年8月31日 商评委认定,第4471277号“无印良品”商标(35类)为驰名商标;在2010年11月25日前已处于驰名状态。(商评委裁定书已生效)
2018年4月 良品计画在上海普陀法院诉北京无印良品家居、北京无印良品投资在“微信公众号、展会”等处使用“无印良品”侵害第35类“无印良品”商标专用权。 经过一审、二审,法院判定:
北京无印良品家居、北京无印良品投资在“微信公众号、展会”等处使用“无印良品”商标是对服务商标的使用,侵害良品计画第35类“无印良品”商标专用权。
一审案号:(2019)沪0107民初6794号
二审案号:(2021)沪73民终29号
2018年8月 1.良品计画在北京朝阳法院诉北京棉田、北京无印良品投资在“居家服、围巾、拖鞋”等商品上使用“无印良品”侵害第25类“无印良品”商标专用权。
2.良品计画在北京朝阳法院诉北京棉田、北京无印良品投资在“枕头”等商品上使用“无印良品”侵害第20类“无印良品”商标专用权。 法院判定:
1. 北京棉田、北京无印良品投资侵害良品计画第20类和第25类商品上注册的“无印良品”商标专用权;
2.消除影响并赔偿损失。
--(2018)京0105民初73442号
--(2018)京0105民初73443号
2018年10月31日 北京棉田、北京无印良品投资在北京朝阳法院诉良品计画及无印良品(上海)公司商标侵权一案:
请求判定良品计画在店铺招牌、购物小票、购物袋等处使用“无印良品”商标的行为侵害北京棉田方的第24类“无印良品”商标专用权 经过一审、二审和再审,法院判定:
1.良品计画在店铺招牌、购物小票、购物袋等处使用“无印良品”商标不侵害北京棉田在第24类“无印良品”商标专用权;
2.上述使用行为是对商品零售服务商标的使用。
一审案号:2019京0105民初27092号
二审案号:(2020)京73民审终1601号
再审案号:(2021)京民申2614号
2019年1月17日 北京棉田诉在上海普陀区法院诉无印良品(上海)公司商标侵权一案:
请求判定无印良品(上海)公司在官网店招、购物小票、购物袋、微信公众号名称等处使用“无印良品”商标的行为侵害北京棉田方的第24类“无印良品”商标专用权。 经过一审、二审,法院判定:
1.良品计画在微信公众号名称、官网店招、购物小票、购物袋、包裹袋等处使用“无印良品”商标不侵害北京棉田在第24类“无印良品”商标专用权;
2.上述使用行为是对自有35类服务商标的使用。
一审案号:(2020)沪0107民初2973号
二审案号:(2021)沪73民终734号
2019年1月17日 北京棉田诉在苏州中院诉无印良品(上海)公司商标侵权一案,请求判定无印良品(上海)公司在京东、天猫店招、购物小票、购物袋等处使用“无印良品”商标的行为侵害北京棉田方的第24类“无印良品”商标专用权 经过一审、二审,法院判定:
1.良品计画在京东、天猫店招、购物小票、购物袋、包裹袋等处使用“无印良品”商标不侵害北京棉田在第24类“无印良品”商标专用权;
2.上述使用行为是对自有35类服务商标的使用。
一审案号:(2019)苏05知初258、259号
二审案号:(2020)苏知终6号、7号
2019年3月25日 良品计画、无印良品(上海)公司在南京中院诉北京棉田等公司商标侵权及不正当竞争一案。
1.北京棉田等在店招、店内墙体、海报、购物筐等处使用“无印良品”侵害第35类商标专用权。
2.将“无印良品”作为企业名称损害驰名商标权利;
3.侵害第25/20等商品类别专用权
4.字号权、知名服务、知名服务装潢等 一审判决:
1.判定侵害第35类“无印良品”商标专用权;
2.认定第35类“无印良品”为驰名商标,停止将“无印良品”作为企业字号使用;
3.判定侵害第20类、25类等商品商标专用权
2019年3月26日 良品计画、无印良品(上海)公司在成都中院诉北京棉田等公司商标侵权及不正当竞争一案。
1.北京棉田等在店招、店内墙体、海报、购物筐等处使用“无印良品”侵害第35类商标专用权。
2.将“无印良品”作为企业名称损害驰名商标权利;
3.侵害第25/20等商品类别专用权
4.字号权、知名服务、知名服务装潢等 一审判决:
判定“无印良品”为有一定影响的服务名称,北京棉田方构成侵权;
一审案号:(2019)川01民初2802号
目前二审中。
2019年4月29日 良品计画、无印良品(上海)公司在余杭区法院诉北京棉田等公司商标侵权及不正当竞争一案。
1.北京棉田等在店招、店内墙体、海报、购物筐等处使用“无印良品”侵害第35类商标专用权。
2.虚假宣传等不正当竞争行为。 经过一审、二审,法院判定:
北京棉田等在店招、店内墙体、海报、购物筐等处使用“无印良品”侵害第35类商标专用权。
一审案号:(2019)浙0110民初13648号
二审案号:(2021)浙01民终1192号
再审裁定:(2022)浙民申4670号
2020年4月30日 无印良品(上海)公司在新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州中院诉北京无印良品家居公司等商标侵权及不正当竞争一案。 法院判定:
1.涉案店铺在店铺店招、收银台背景墙、店外墙体、货架、宣传单等处使用“无印良品”适用于指示销售服务提供者,而非单个商品来源,侵害良品计画第35类“无印良品”商标专用权。
2.涉案店铺销售的“颈部枕套”实际为“颈部靠枕”,侵害良品计画第20类商品“无印良品”商标专用权。
3.消除影响并赔偿损失
一审案号:(2020)新28知民初16号
二审案号:(2022)新民终60号民事判决
2022年3月28日 2018年12月,良品计画对北京棉田的第24类商品上注册的第16999994A号“无印良品”商标提起无效宣告申请。国知局作出维持注册决定。良品计画向北京知识产权法院提起行政诉讼。
一审判决认为:
综合考虑良品计画第35类上的“无印良品”商标在行政案件和民事案件中受保护记录,可以认定为“推销(替他人)服务上的驰名商标”。
北京棉田所称的延续性注册并非本案争议商标侵害他人驰名商标的正当理由,争议商标的注册违反了《商标法》第十三条第二款的规定。
撤销国知局的被诉裁定,重新作出裁定。
一审判决案号:(2020)京73行初5238号
目前二审中
2案例分析
2.1问题的提出
纵观中日无印良品20多年的商标纠纷,双方形成共识即区分繁简体“无印良品”无实际意义,繁简体“无印良品”文字表述、呼叫均一致,两者没有实质性区别,构成相同的标识。主要的争议焦点为销售第24类商品与第35类服务能否构成类似商品。对此上海知识产权法院认为[[[] 参见上海知识产权法院(2021)沪 73 民终 29 号民事判决书。]]北京良田开设直营店的服务目的、内容、方式、对象与实施替他人推销服务的服务提供者具有高度的相似性,两者均是在一定的场所向消费者销售商品,所服务的消费群体、销售方式也是相同的,两者仅存在销售的是他人产品还是自有产品的区分,但对普通消费者而言不易区分。采用与良品计画商标相同或近似标识后,易使相关公众产生混淆,认为两者提供的系相同服务或两者存在一定的关联关系。因此,北京良田开设直营店的行为与良品计画商标核定的替他人推销的服务类别构成类似服务。《北京市高级人民法院关于商标授权确权行政案件的审理指南》中明确提出诉争商标注册人为商场、超市等,其能够证明通过提供场地等形式与销售商等进行商业合作,足以认定其为推销商品提供建议、策划、宣传、咨询等服务,可以认定诉争商标在“替他人推销”服务上进行了商标使用。国家工商行政管理总局商标局于2004年8月13日作出《关于国际分类第35类是否包括商场、超市服务问题的批复》中指出:“第35类的服务项目不包括商品的批发、零售,商场、超市的服务不属于该类的内容。该类推销(替他人)服务的内容是:为他人销售商品(服务)提供建议、策划、宣传、咨询等服务。”同时在司法调研[[[] 参见邓燕辉 陈胜蓝:《商场、超市服务核定商标注册用类别项目的认定依据》,载《人民司法(案例)》2014年第22期。]]中也发现在实际经营过程中,由于商品零售企业所经营的商品是分布在全部的商品类别之中,显然不可能依靠单纯的某一商品类别来保护商品零售企业的商标,但在服务商标各类别之中,除了第35类中的“推销(替他人)”类别之外再也没有更合适的类别适用于商品零售企业。所以在相当长的时间内,绝大多数的商品零售企业一直是在第35类“推销(替他人)”类别上注册商标,并将该商标实际上用于商场、超市经营场所,该做法已成为业界的惯例。因此将经营直营店销售24类产品视为“推销”将会扩大第35类服务的保护范围。
2.2第35类服务商标的内涵
区分表第 35 类服务主要包括涉及商业或者工业企业的业 务管理、运营、组织和行政管理的服务,以及广告、市场营销和促销服务。 国家知识产权局专门制定了《关于第35类服务商标申请注册与使用的指引》,其中明确商品销售不视为服务。对35类服务进行整体分析,第35主要包括广告相关服务、商业管理辅助、特许经营相关服务、为他人推销服务等,广告相关服务是指为他人的产品或者服务行为进行广告、制作广告或者提供广告策划等服务;商业管理辅助是指帮助他人对其商业企业的经营管理等提供帮助的行为;特许经营相关服务是指为他人的特许经营行为提供的商业管理等服务;为他人推销服务是指为帮助他人提升其商品或者服务在市场上的销量或者需求。由此可见第 35 类服务的主要目的在于对他人相关商业经营或者管理、对他人工商企业的业务活动或者商业职能的管理进行帮助,以及通过各种传播方式为他人提供向公众进行广告宣传的服务。其最重要的特点在于相关服务是为他人提供的,而非为权利人自身业务需求从事的有关行为,换言之其突出强调“为他人”属性。《关于第35类服务商标申请注册与使用的指引》中也特别指出一般类型的商品生产企业,仅以制造或者销售自己的商品为经营范围的,不从事为其他市场主体或者个人提供广告服务、商业管理辅助等服务的,无需在第35类相关服务上申请注册商标。
2.3第35类服务的类似服务认定
根据司法解释的相关规定类似服务,是指在服务的目的、内容、方式、对象等方面相同,或者相关公众一般认为存在特定联系、容易造成混淆的服务。认定商品或者服务是否类似,应当以相关公众对商品或者服务的一般认识综合判断。因此,在判断两服务是否类似时,虽然可以将《商标注册用商品和服务国际分类表》《类似商品和服务区分表》作为判断类似商品或者服务的参考,但并不是判断的唯一标准。在具体判断的时候还是应当以普通消费者对两服务的客观认识进行综合判断。《关于第35类服务商标申请注册与使用的指引》虽然阐述了第35类服务的内涵和外延,但是其在位阶角度出发,该份文件仍属于对《类似商品和服务区分表》的解释,因而不可能超越区分表的位阶,在进行侵权认定时法院仍可以依据相关公众对商品或者服务的一般认识作出与指引相反的认定。上海知识产权法院即是从服务对象的角度出发,服务方式的角度出发,认为相关公众在购物时不易区分销售方与被销售的产品提供者之间的联系,即消费者难以区分销售方销售的是他人产品还是自有产品。
零售批发等商品销售企业注册了第35类商标,并不意味着获得了在零售、批发等商品销售服务上的专有使用权,也不能禁止他人在零售、批发等商品销售服务上使用。那么就会产生一个更为现实的问题,零售、批发等商品销售企业如何通过注册商标保护其在销售服务领域积累的商誉?现有的商标分类中并不存在销售服务这一说,最高人民法院曾在“华润”案中就“批发、零售”与“推销(替他人)”是否构成类似进行论述,其认为虽然《类似商品和服务区分表》中第35类“推销(替他人)”服务中并未明确包含“批发、零售”服务,但是认定服务是否构成类似,应当以相关公众的一般注意力为标准,结合经营主体的经营范围、经营模式、服务对象等因素综合考虑。华润商店将自己所代理或购进的各类品牌灯饰进行归类并统一销售,以方便消费者选购,其所销售的灯饰产品显示的标识及相关信息仍来源于其代理或购进的灯饰品牌,而‘华润灯饰’系为销售上述灯饰产品所提供的服务标识。上述销售模式与涉案商标核定使用的服务存在交叉和重合,二者构成类似服务[[[] 参见最高人民法院(2021)最高法民再338号民事判决书。]]。而之后包括上海法院在内的法院处理类似涉及35类商标的案件,多采用最高人民法院的思路,通过扩大解释,使得商品销售通过第35类商标进行保护。尽管如此,上述“突破”并不能从根本上解决企业在商品销售服务上的商标保护问题。由于并无对应于商品销售服务的注册类别,即使注册了第35类服务商标,注册人对其商标权利的稳定性如何、在商品销售领域积累的商誉能否得到保护,其实仍处于不确定状态中。因此,最根本的解决途径还是增设商标注册的服务项目,开放商品销售类服务商标的注册[[[] 参见陈惠珍:《商品销售服务商标保护的困境与突破》,载《中华商标》2022年第10期。
]]。
值得注意的是,法院也并非无限制地扩大第35类商标的范围,上海知识产权法院考虑到北京良田拥有第24类商标的权利基础,因此其首先分析北京良田是否是在注册商标专用权范围内使用,但经调查发现北京良田在其销售的其他类别商品同样使用了“无印良品”标识,因此本案就不属于两个注册商标专用权间的纠纷,从而无具有认定驰名商标的必要性。通过上述表格可以看出,良田计画的第35类商标曾获得驰名商标的保护,但是这也是一件非常危险的事,跨类保护需要考量所跨类别之间的联系,几乎任何商品都需要通过销售这一环节,因而如果将“销售”纳入35类商标保护范围,可能会造成权利人拥有的第35类的驰名商标将获得商品全类别的保护,这也是第35类商标被称为“万能商标”的原因。综合北京良田的多年使用情况,其首先出售第24类商品,并开设直营店铺专售24类商品,良田计画对此提出的诉讼并没有得到法院支持,在出售自有商品时使用商标并不具有可谴责性,但是随着其进一步发展,在其店铺中开始出售其他类别的商品,同时在其店招与宣传上突出使用“无印良品”标识,相关公众对“无印良品”的认知已经完成从“棉织品专卖店”到“杂货店”的转变,而这恰恰落入了良品计画第35类服务商标的保护范围,良品计画在其完成转化后发起的诉讼得到了法院的支持,这也从另一个角度反映了第35类商标对于成长型企业的重要性,因此无论是从企业、法院还是公众的角度出发,第35类商标都是较为独特的存在。
参考文献
[1]上海知识产权法院(2021)沪 73 民终 29 号民事判决书.
[2]邓燕辉 陈胜蓝:《商场、超市服务核定商标注册用类别项目的认定依据》,载《人民司法(案例)》2014年第22期.
[3]最高人民法院(2021)最高法民再338号民事判决书.
[4]陈惠珍:《商品销售服务商标保护的困境与突破》,载《中华商标》2022年第10期.